解析商标先用抗辩适用要件

新闻来源：新华网

   裁判要旨

　　商标法第五十九条第三款规定先用抗辩的适用要件为：（1）他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）该在先使用的商标应具有一定影响；（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。在适用要件（2）时应将在先使用人的善意作为重要考量因素；对于要件（4）“原有范围”的理解，应考虑商标、商品或服务、使用行为及使用主体等要素。

　　案情

　　本案涉案商标为第1985953号“启航学校Qihang School”商标，其申请日为2003年4月7日，核定使用服务为第41类学校（教育）等。原告中创公司为涉案商标的独占被许可使用人。被告北京市海淀区启航考试培训学校（简称启航学校）及北京市启航世纪科技发展有限公司（简称启航公司）在其开展的教育培训、网站宣传等服务上使用了与涉案商标相近似的“及SAILING启航”（简称“启航及图”）“启航教育”“启航考研”等标识。中创公司认为上述行为侵犯了中创公司享有的注册商标专用权，诉至法院。

　　被告启航学校成立时间为1998年，被告启航公司成立于2003年。在涉案商标申请日之前，被告启航学校已开始使用“启航”商标，并具有一定知名度，该使用行为处于持续状态。启航公司系启航学校的关联公司，其主要经营活动在于为启航学校的培训服务进行推广。两被告认为其行为符合商标法第五十九条第四款的规定，未构成侵权。

　　此外，原告中创公司的主要股东之一曾是被告启航学校及启航公司的高级管理人员，离职后成立了中创公司，并从涉案商标注册人处取得涉案商标使用权，在考研培训领域开始使用涉案商标。

　　裁判

　　北京市海淀区人民法院经审理后，于2014年12月20日作出一审判决：一、启航学校、启航公司应对经营活动中商标意义上使用“启航考研”附加适当区别标识，停止其他商标意义上使用“启航”文字的行为；二、启航学校、启航公司赔偿中创公司经济损失5万元及公证费1.5万元；三、驳回中创公司的其他诉讼请求。

　　宣判后，中创公司不服，提起上诉。北京知识产权法院于2015年12月31日作出二审判决。该判决中虽认定原审判决存在错误，但因启航公司及启航学校均未提起上诉，故依据民事诉讼法规定，判决驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　本案涉及新商标法五十九条第三款有关商标先用抗辩的具体适用问题。该条款是商标法修改后新增加的内容，鲜有先例可循。本案在充分考虑商标先用抗辩的立法目的、立法背景的情况下，将该条款分为四个适用要件，并对每个要件进行了详细分析：（1）他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；（2）该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；（3）该在先使用的商标应具有一定影响；（4）被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。上述要件中，尤其值得注意的是第（2）、（4）要件。

　　在适用要件（2）时应将在先使用人的善意作为重要考量因素。即便在先使用人的使用行为晚于商标注册人，但只要其使用行为系基于善意，该行为亦符合第（2）要件。

　　对于要件（4）“原有范围”的理解，应考虑商标、商品或服务、使用行为及使用主体等要素。因在先使用人后续使用行为的合法性源于其在先的商标使用行为，因此，在后使用的商标及商品或服务应与在先使用的商标及商品或服务相同或基本相同。因发放许可会使得在先使用人的经营规模在短期内达到较为迅速的增长，从而会对商标权人的利益产生较大影响，为平衡商标权人与在先使用人之间的利益，使用主体应限于在先使用人本人及在先已获授权许可的被许可使用人，但在先使用人在后不得再发放新的许可。至于使用规模是否应予限定，则主要需要考虑的是如对其进行限定，是否会影响在先使用人在后使用该商标的动机。考虑到任何此类案件提起诉讼的时间与在先时间点之间均具有较长的时间间隔，而如要求在先使用人退回到该时间点的经营规模势必会影响在先使用人在后继续使用的动机，故为使得该条款能够为在先使用人提供实质性的保护，法院认为对于在先使用人的在后使用规模不应予以限定。

　　本案中，启航学校的行为均符合上述四个要件。启航公司的成立时间虽晚于涉案商标的申请日，但因启航公司的经营行为仅是为启航学校的教育培训活动提供推广服务，其并未实施新的教育培训等服务，据此，二者并非商标许可关系。在启航学校的行为符合商标法第五十九条第三款的情况下，启航公司的行为必然亦符合该条款的规定。

　　本案案号：（2014）海民（知）初字第27796号，（2015）京知民终字第588号

　　案例编写人：北京知识产权法院 芮松艳