制止恶意抢注行为的“防火墙” ——《商标法》第十五条在商标评审实践中的适用
| 新闻来源：中国工商报 | |
| ★第8601058号PRINETO商标无效宣告案评析 编者的话 恶意抢注商标行为近年来备受社会公众关注，由于抢注者投机牟利的基础是他人辛苦创立的品牌，严重违反诚实信用原则，损害公平竞争的市场秩序，因此，制止商标抢注也是《商标法》第三次修订的重点之一。 现行《商标法》第十五条第一款规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”第二款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。” 第十五条第一款内容与2001年《商标法》相同，第二款为新增加内容，此条规定充分体现了《商标法》基于诚实信用原则维护公平交易秩序的立法初衷，成为打击恶意抢注行为的有力武器。本期刊登三个具有一定典型性的案例，希望有助于读者更好地理解此条款在商标评审实践中的适用。 民法调整的是平等主体之间因财产和人身关系而产生的特定社会关系。其中，知识产权法属于民法的子法律，而《商标法》又包含在知识产权法范畴内，因此民法的基本原则大多适用于知识产权法，亦适用于《商标法》。 在民法的众多基本原则中，诚实信用原则被称为“帝王规则”。《商标法》的商事法和市场秩序法的性质，决定了诚实信用原则在《商标法》中具有更重要的地位和作用。2001年《商标法》第十五条规定了禁止代理人抢注被代理人商标的行为。在适用该条款对代理关系进行界定时，应当结合制止代理人违反诚实信用原则恶意抢注被代理人商标行为的立法目的，对相关行为予以考量。本文结合PRINETO商标无效宣告案件，对依据《商标法》第十五条规定保护被代理人商标的适用进行阐述。 ◎基本案情 申请人：艾维缇安装和连接技术有限公司 被申请人：上海圣堡楼宇机电设备工程有限公司 争议商标：第8601058号PRINETO商标 （一）当事人主张 申请人的主要理由是：申请人在卫生工程和供暖工程领域内具有很高知名度，其产品销售市场覆盖意大利、奥地利、比利时、荷兰、俄罗斯等国家以及中国香港特别行政区。被申请人的股东为孙某和郁某，上海新昂工贸有限公司的股东亦为孙某和郁某，两公司为相同控制人。上海新昂工贸有限公司系申请人的代理商。2007年3月28日，上海新昂工贸有限公司与申请人签订了《PRINETO普林多部分产品的价格协议》。争议商标申请注册日为2010年8月23日，故在争议商标申请日前，被申请人已经知晓或理应知晓申请人的PRINETO普林多商标的存在。被申请人在未经申请人许可的情况下，擅自以自己的名义将申请人的PRINETO商标在第6类商品上抢注的行为，违反了诚实信用原则，争议商标应予以无效宣告。 被申请人在规定期限内未予答辩。 （二）商评委审理与裁定 商评委经审理查明：争议商标由被申请人于2010年8月23日申请，2011年12月21日获准注册，指定使用在第6类普通金属合金、五金器具等商品上。 根据当事人理由、商评委查明的事实，商评委认为本案焦点问题可归纳为，争议商标的注册和使用是否属于未经授权，擅自以自己的名义注册被代理人商标的行为。由申请人提交的证据可知，被申请人股东与上海新昂工贸有限公司的股东同为孙某和郁某。2011年8月15日，上海新昂工贸有限公司成为德国PRINETO普林多品牌在中国区的总代理；2007年，申请人与上海新昂工贸有限公司签订了关于PRINETO品牌的散热片及地暖取暖管道、铝塑管等商品的价格协议。加之申请人与华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司签订的销售合同，辅以华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司关于上述销售合同实际收货人系上海新昂工贸有限公司的声明相互佐证，可以形成较为完整的证据链，证明上海新昂工贸有限公司与申请人构成代理关系且其理应知晓申请人PRINETO品牌商品。综合在案证据，可以认定在争议商标申请注册日前，被申请人理应知晓申请人PRINETO商标。争议商标与申请人的商标同为英文商标PRINETO，核定使用的普通金属合金、五金器具等商品与申请人使用的散热片及地暖取暖管道、铝塑管等商品在功能用途、销售途径、消费对象等方面相近，构成类似商品。因此，被申请人在未取得申请人授权的情况下擅自申请注册争议商标的行为，已构成未经授权擅自以自己的名义将被代理人的商标进行注册的行为。 综上，商评委依据2001年《商标法》第十五条的规定，裁定争议商标予以无效宣告。 ◎评 析 由在案证据可知，申请人与上海新昂工贸有限公司构成《商标法》意义上的代理关系。虽然被申请人与上海新昂工贸有限公司为不同法人主体，但两家公司为相同股东所有，故可以推定被申请人明知申请人PRINETO商标的存在。在争议商标申请注册日前，申请人的PRINETO商标在散热片及地暖取暖管道、铝塑管等商品上，在中国内地尚未申请注册，但已使用。就构成要件而言，被申请人申请注册争议商标的行为已构成现行《商标法》第十五条第二款规定的情形。鉴于争议商标获准注册日期早于2014年5月1日现行《商标法》施行的日期，根据法不溯及既往的原则，争议商标审理应适用2001年《商标法》。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（下称《商标授权确权意见》）第12条的规定，最高人民法院基于维护诚实信用原则，以制止恶意抢注行为为目的，并未拘泥于民法意义上代理关系的认定，而是对代理关系进行了扩充解释。因此，本案可以认定申请人与被申请人构成《商标法》意义上的代理关系，被申请人申请注册争议商标的行为属于2001年《商标法》第十五条规定的情形。 （一）相关法律及适用分析 2001年《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”一般情况下，构成《商标法》第十五条规定的情形，需要满足以下条件：（1）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人。（2）系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或类似的商品/服务上。（3）系争商标与被代理人、被代表人商标相同或近似。（4）代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已获得被代理人或者被代表人授权。 在商标争议案件中，被代理人、被代表人或者利害关系人应该自系争商标注册之日起5年内提出撤销请求。 对于该条款中规定的代理或者代表关系，《商标授权确权意见》第12条规定：“商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权，以自己的名义将被代理人或者被代表人商标进行注册的，人民法院应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被代表人商标的行为。审判实践中，有些抢注行为发生在代理、代表关系尚在磋商的阶段，即抢注在先，代理、代表关系形成在后，此时应将其视为代理人、代表人的抢注行为。与上述代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人。对于串通合谋抢注行为，可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者代表人之间的特定身份关系等进行推定。” 现行《商标法》将第十五条分为两款，第一款与2001年的《商标法》第十五条表述完全一致，增设的第二款为：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。” （二）本案被申请人是否构成代理人抢注行为的分析 根据前文法律规定、审理标准要件，结合在案证据，在PRINETO商标无效宣告案件中，被申请人申请注册争议商标的行为已满足前文所述的构成要件（2）（3）（4）之内容，因此认定申请人与被申请人是否构成《商标法》意义上的代理关系，成为本案关键之所在，也是适用《商标法》第十五条之核心。 由《商标授权确权意见》可知，最高人民法院对代理关系在《商标法》上的认定作出了扩充解释：经销、代理等销售代理关系；抢注在先，代理、代表关系形成在后；与代理人或代表人有串通合谋抢注行为的申请人。上述三种情况均被最高人民法院视为《商标法》意义上的代理关系，其中未经授权的商标申请注册人为《商标法》意义上的代理人或代表人。 回归本案，上海新昂工贸有限公司与申请人于2011年达成协议，成为德国PRINETO普林多品牌产品在中国区的总代理。在此之前双方签订价格协议等行为，均可视为缔结销售代理合同前的接触、磋商。上海新昂工贸有限公司已构成《商标法》第十五条所指的申请人的代理人。在此基础上，上海新昂工贸有限公司不可能不了解申请人PRINETO商标的信息情况。这样，在争议商标申请注册日前，上海新昂工贸有限公司与申请人已形成一定信赖关系。基于诚实信用原则，上海新昂工贸有限公司负有不得将PRINETO商标占为己有的义务。而且，这种义务应基于诚实信用原则被赋予一定程度的延伸，即除了不得占为己有抢先注册PRINETO商标外，亦不得与他人串通合谋抢先注册PRINETO商标而分享其不当之利。被申请人与上海新昂工贸有限公司虽为不同法人主体，但二者由相同股东控制。由此可以推定，在争议商标申请注册日前，被申请人已经知悉申请人在散热片及地暖取暖管道、铝塑管等商品上的PRINETO商标。因此，被申请人申请注册争议商标的行为，可以定性为其与申请人的代理人上海新昂工贸有限公司的串通合谋抢注行为。继而，被申请人构成《商标法》意义上的代理人，其申请注册争议商标的行为已构成代理人未经授权抢注被代理人商标的行为。 综上，基于对诚实信用原则的适用，在PRINETO商标无效宣告案件中，被申请人申请注册和使用争议商标的行为，已构成了2001年《商标法》第十五条规定的情形，争议商标应予宣告无效。 ◎综合评述 《商标法》具有规范市场秩序的属性。诚实信用原则是商事行为的本质要求，更是维护正常交易秩序的基本条件。诚实信用原则已在现行《商标法》中上升为具体法律条款，这次修订加大了该原则作为立法指导及行为导向的力度，明确了其在《商标法》中的地位。《商标法》第十五条禁止代理人或者代表人恶意抢注被代理人或者被代表人商标的行为，充分体现了基于诚实信用原则规范商事主体行为，维护公平交易秩序的立法初衷。只有在实践中正确理解、有效实施，明确基本原则在《商标法》中的地位，才能更好地平衡商标权人、消费者及社会公众的利益，从而建立和维护良好的商标注册管理秩序，促进市场经济的良性互动。 |
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