如何判断贴牌加工是否构成商标侵权行为如何判断贴牌加工是否构成商标侵权行为

  　贴牌加工是否构成商标侵权行为？日前，浙江省高级人民法院在其作出的（2016）浙民再121号民事判决中给出了答案，法院认定该案中接受国外委托方委托进行贴牌加工的国内受托方未尽到合理注意义务，构成对国内注册商标权利人的商标侵权行为。

　　据了解，于某系第3442685号“Roadage”商标（下称涉案商标）的注册人，该商标核定使用在大客车、卡车、运货车、汽车底盘、陆地车辆刹车等第12类商品上。

　　浙江容大商贸有限公司（下称容大公司）成立于2014年3月，主要从事货物及技术的进出口业务。2014年10月，梅山海关书面通知于某，该海关已根据于某的申请将上述容大公司向海关申报出口的使用了“ROADAGE”商标的调整臂340箱2176个扣留。被诉侵权产品盖板正面均标有“ROADAGE”或“Roadage”标识，其纸质外包装上标示了“Roadage及道路图形”标识。

　　据悉，墨西哥DAVASA工业集团有限公司（下称DAVASA公司）授权容大公司于2014年3月至2019年2月期间在生产卡车零配件时使用其“Roadage”商标。

　　随后，于某将容大公司诉至法院，请求法院确定容大公司侵犯其商标专用权，判令容大公司立即停止生产、销售、出口被诉侵权产品并销毁库存，赔偿其经济损失及合理支出共计50万元。

　　该案先后经宁波市北仑区人民法院、宁波市中级人民法院审理，两审法院均判决认定容大公司未经许可在类似商品上使用与于某持有的涉案商标相同或近似的标识，容易导致相关公众产生混淆，构成商标侵权行为。据此，一审法院判决容大公司立即停止销售、出口侵犯涉案注册商标专用权商品的行为，销毁涉案被诉侵权产品，并赔偿于某经济损失及合理支出共计15万元。后经审理，宁波市中级人民法院二审判决维持了原判。

　　容大公司不服二审判决，向浙江省高级人民法院申请再审。

　　浙江省高级人民法院经审理认为，涉案被诉侵权的调整臂与涉案商标核定使用的陆地车辆刹车等属于类似商品；同时，DAVASA公司在涉案商标核准注册日前应已知晓涉案商标，其于墨西哥注册“Roadage”商标在主观上难为善意；容大公司被授权使用的商标并不包含“道路图形”，其却在被诉侵权产品上标识“Roadage及道路图形”标识，显然未尽到合理注意义务。

　　据此，法院认为，未尽到合理注意义务加工侵犯国内注册商标专用权的商品，应当承担相应的侵权责任。该案中，涉案商标早已及于国外市场并为相关公众所知悉，即使被诉侵权产品系进入墨西哥市场，但涉案商标核定使用的商品也销往同一国外市场，容大公司在类似商品上使用与涉案商标相同或近似的商标标识，足以使相关公众产生混淆误认，客观上将对于某的利益造成实质损害，构成商标侵权行为，据此再审维持了二审判决。 

　　行家点评：

　　杨宇宙 北京大成（上海）律师事务所 合伙人：涉外贴牌加工中的商标侵权认定问题，长期以来一直是业界的热点问题，正反双方各种理论层出不穷。2015年，最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案（下称“PRETUL”案）中，明确指出涉外贴牌加工商品未进入国内流通环节，因此所贴附的商标无法在国内起到识别商品来源的作用，贴附商标行为非商标意义上的使用行为，进而不构成商标侵权行为。此后，江苏省高级人民法院在上海柴油机股份公司与江苏常佳金峰动力机械公司侵犯注册商标专用权纠纷案（下称“东风”案）中，提出了“合理注意义务”和“实质性损害”因素，认为加工方在接受贴牌加工业务时，应对国外委托方在国外是否享有注册商标专用权进行必要审查义务，特别是审查其获得商标是否具有正当性，该合理注意义务采取明知或应知标准。对于一般商标，加工方尽到一般审查义务即可；对恶意注册商标，加工方审查义务则提高，特别是涉嫌恶意在国外抢注驰名商标再进入国内贴牌加工出口，会对国内商标权利人造成实质性损害，加工方仍承揽贴牌加工业务的，属未尽到合理注意与避让业务，应承担商标侵权责任。

　　该案案情与“东风”案较为类似，裁判思路也一脉相承，法院均提出了“合理注意义务”和”实质性损害”的裁判标准。但与“东风”案不同的是，该案通过分析国外委托方商标注册的主观恶意（注册在后且国外企业与商标权利人有在先贸易往来），以及在相关商品上多次使用与被授权商标不完全一致而与国内商标权利人商标完全一致的商标，认定加工者未尽到合理注意义务，将注意义务延伸到审查商标具体形态。此外，该案中法院还明确指出，因为涉案商标早已及于国外市场为相关公众所知悉，因此足以使相关公众产生混淆误认，最终认为容大公司在类似商品上使用与涉案商标相同或近似的商标标识，属于商标意义上的使用行为。该结论与最高人民法院在“PRETUL”案中涉外贴牌加工的商标贴附行为“不属于商标意义上的使用行为”的认定不同，而上述关于相关公众产生混淆误认的说理也突破了我国行现商标法地域性规制。这一问题还有待最高人民法院在类似案件中进一步予以释明。因此，对于国内加工厂商而言，仍应在生产经营中基于诚实信用原则，采取必要的标准化程序，对国外委托方的商标授权进行合理的注意审查义务，以避免商标侵权纠纷可能带来的法律风险。

　　姚小娟 浙江天册律师事务所 律师：贴牌加工过程中贴附商标是否构成商标侵权行为？这一问题在实践中争论已久。浙江省高级人民法院针对该案作出的再审判决，打破了近年来对贴牌加工侵权认定的常规。

　　该案中，浙江省高级人民法院突破了商标权的地域界限，引入是否导致商标权利人的利益产生实质损害这一因素，来判定贴牌加工是否构成商标侵权行为。鉴于商标权的地域界限，此前有法院判决观点认为，贴牌加工的商品在国内市场不流通，不会对国内商标权利人的利益造成损害，故不够成侵权，而对该贴牌加工产品出口国外后是否会造成市场混淆不做评述。而该案特殊之处在于，虽然被控侵权的贴牌加工产品全部出口国外，但是商标权利人的产品也出口至同一国家，两者的国外市场相同，法院认定两者具有同一国外市场，涉案行为足以导致相关公众产生混淆，对权利人利益造成实质损害。这一判决规则，突破了商标权的地域界限，引入实质损害后果因素来判定是否构成商标侵权。

　　同时，浙江省高级人民法院在该案中认定贴牌加工中的贴附商标行为属于商标使用行为。此前有法院判例认为，贴牌加工的商品在国内市场不流通，所以在国内市场不具有标识商品或服务来源的意义，因此不属于商标性使用也不构成商标侵权行为。而该案中，浙江省高级人民法院严格依据我国现行商标法第五十七条第二款的规定，认定贴牌加工属于商标意义上的使用行为，对贴牌加工类商标侵权的认定具有一定的指导意义。